第二节 企业专利管理操作实务
企业专利管理是一项十分艰巨、复杂和专业的工作。从专利的产生到运营,再到后续的维权,无不体现企业专利工作者的智慧。笔者认为,企业日常的专利管理工作主要体现在以下几个方面:
一、企业专利挖掘与专利布局
专利挖掘,是指在技术研发或产品开发过程中,对所取得的技术成果从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选,从创新成果中提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和技术方案。专利挖掘有助于企业对其发明创造进行全面了解并通过专利进行全面保护,有助于专利技术方案之间的协调、配合,防止出现专利保护的真空状态。
通过专利挖掘,可以更加准确地抓住企业技术创新成果的主要发明点,对专利申请文件中的权利要求及其组合进行精巧设计,提升了专利申请的综合质量;可以对技术创新成果进行全面、充分、有效的保护,避免出现专利保护的漏洞;可以站在专利整体布局的高度,利用核心专利和外围专利相互结合进行组合、卡位,形成严密的专利网;可以尽早发现竞争对手有威胁的重要专利,便于企业进行规避设计以规避专利风险。[1]
因此,专利挖掘是企业专利工作者应当具备的一项基本技能。
如何进行专利挖掘?笔者认为,可以从以下四个方面入手:
1.熟悉专利挖掘对象所涉技术领域,并从产业发展的宏观角度来指导专利挖掘工作。专利挖掘需要与时俱进,需要和相关技术领域的未来发展趋势相结合。专利挖掘应摈弃摒旧观念,避免只顾眼前的专利申请数量而忽视质量,更应避免对技术领域发展不熟悉而导致重大、核心、基础专利被忽视和遗漏。
2.与技术研发人员进行定期技术交流,跟踪技术研发进展。企业专利挖掘工作应当建立定期的技术交流机制,让专利工作者及时了解技术研发动态和研发成果,为技术研发提供检索分析支持。同时,也要让技术人员了解专利申请工作的重要性以及哪些技术方案具有申请专利的可行性,从而形成技术人员和专利管理人员的良性互动。
3.注重从专利组合的角度进行专利挖掘。专利挖掘工作绝不应是随心所欲、毫无逻辑、毫无章法、漫无目的的寻找,而应当建立专利保护体系的观念,从专利组合的角度进行挖掘。特别是在一些新兴技术领域,从核心技术到基础技术再到改进技术,遵循这样的逻辑关系进行由点到面、由内到外的深度分析挖掘。只有这样才不会遗漏技术方案,在后续的专利申请和专利管理工作中才能分清主次,并制定不同的策略进行有效管理。
4.还有人提出应“从尽早识别专利风险的角度进行专利挖掘”工作。这样做的好处是,企业可以及早调整技术方案、改变技术方向或者采取替代技术手段,既能减少技术研发的沉没成本,又能节省技术研发的宝贵时间,还能对企业无法规避的专利风险及早采取措施,抓住一切可能的机遇窗口,适时进行妥善应对。[2]
专利布局,是指企业根据自身市场和技术发展状况,在专利申请时间、申请地域及申请技术领域等方面进行的策略性选择。专利布局就是以“促进创新,创造价值”为主要目标,期望借由布局计划指引研发团队从事有计划的创新活动,并且确保将来能够为组织创造最大价值。专利布局与专利挖掘一样,都是企业应当重视的工作,是企业专利管理的重要组成部分。通过科学、合理的专利布局,可以使企业形成专利垄断优势,保持核心竞争力,提升企业专利的整体使用价值和利用率。
有学者认为,完善的专利布局活动必须掌握三项原则:(1)布在最核心或者最关键的技术位置;(2)布在自身有能力研发的技术位置;(3)站在竞争对手的角度挑剔自身专利申请案。[3]笔者亦赞同上述观点,本书着重在时间布局、地域布局和技术布局方面谈谈应当考虑的因素。
在专利申请时间布局方面,需要考虑的因素有:(1)专利申请时应当具备相对成熟的技术方案,具有授权的可能性;(2)基于先申请原则,一旦决定某项技术要申请专利,为避免竞争对手捷足先登,应及时、尽早申请;(3)为了加快专利申请进程,可以在提交专利申请同时要求对发明专利提前公开,以便尽早获得专利授权;(4)专利申请的时机应当与专利产品的生产、销售,专利技术的实施等因素相关联,防止因公开销售、公开使用而导致专利丧失新颖性和创造性。
在专利申请地域布局方面,需要考虑的因素有:(1)企业应结合自身产品现阶段所涉及的国家和地区来进行专利布局;(2)企业还应当考虑自身产品未来可能会涉及的国家和地区来进行专利布局;(3)在进行专利地域布局方面,应当考虑不同国家和地区之间在专利权属、专利技术方案等方面的衔接,避免发生冲突。通过PCT(《专利合作条约》)进行国际申请是一种较好的方式。
在专利申请技术布局方面,需要考虑的因素有:(1)专利申请技术布局应考虑行业发展趋势,预先在未来有较大应用前景的领域进行研发和专利布局;(2)专利申请技术布局应当结合自身发展状况,在企业自身现阶段已经涉及的领域和未来阶段可能涉及的领域进行布局;(3)专利申请技术布局还要考虑对竞争对手的技术防御,企业应当时刻监控竞争对手的专利申请状况,详细分析竞争对手的研发方向,尽早制订应对策略,一方面通过专利布局对竞争对手进行防御,另一方面也可以通过专利布局抑制竞争对手在原有研发领域的专利申请。
二、专利申请前的准备工作
企业专利管理工作者在专利申请前的准备工作主要有:
1.明确哪些技术方案需要申请专利,哪些技术方案不必申请专利,而是通过商业秘密的方式保护;
2.明确授权专利权的条件,拟申请专利应当是具体的、可以实施的技术方案,对于无法授权专利权的方案,应及时放弃;
3.确定发明人(设计人)和专利权人,确保权利归属正确;
4.与发明人(设计人)进行详细沟通,了解发明创造所在领域的技术背景、现有技术缺陷、发明目的、发明创造要解决的技术问题、如何解决该技术问题、本发明创造的发明点和关键点等,以便正确填写技术交底书或专利申请文件;
5.对专利技术进行检索,通过检索确定拟申请的技术方案是否存在新颖性和创造性,检索的范围包括专利文献及非专利文献;
6.如果委托专利代理机构申请的,企业应当与专利代理人进行详细沟通,确保专利代理人准确理解技术方案和发明目的,必要时应组织发明人、专利代理人对专利申请进行多次沟通,并对专利代理人撰写的申请文件初稿进行仔细审核。
根据我国《专利法》的相关规定:申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。
一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型,属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。
三、专利授权后的维持工作
国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后,申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权,颁发专利证书,并予以公告。期满未办理登记手续的,视为放弃取得专利权的权利。申请人办理登记手续时,应当缴纳专利登记费、公告印刷费和授予专利权当年的年费,期满未缴纳或者未缴足的,视为未办理登记手续。
专利授权后,有两项较为重要的工作:一是按时缴纳年费,以维持专利权有效;二是定期对企业授权专利进行梳理,放弃不再实施或作用不大的专利,以降低企业专利维持成本。
根据我国《专利法实施细则》的相关规定:授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的,国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴,同时缴纳滞纳金。滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月,加收当年全额年费的5%计算,期满未缴纳的,专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。因此,企业专利管理工作者应当重视专利年费的缴纳工作,特别是拥有大量专利的企业,更应建立健全专利年费缴纳提醒机制,防止因工作疏忽而导致专利权终止。一般而言,专利代理机构都应当配备专业的流程管理人员,企业可以将此项工作委托给专利代理机构代为实施。
另外,企业通过多年的专利申请工作,积累了大量有效专利,但这些专利有些可能基于市场调整已不再使用,有些专利技术可能已经被淘汰,有些专利在申请时就存在缺陷没有后续实施的价值等等,这就需要企业专利管理工作者定期进行梳理,将上述没有太大价值的专利放弃,不再缴纳年费,从而降低企业专利维持成本,将有限的资金用于重要、核心专利的维护。
四、企业专利档案管理
随着企业自主创新能力的不断增强,越来越多的企业拥有自主知识产权,专利权当然是其中的重要组成部分。企业专利数量的增多以及企业对专利依赖度的增加,使得建立企业专利档案管理制度显得越发重要。企业拥有专利后应当有效地管理和利用起来为企业发展做贡献,专利管理的混乱状态很大程度上是因为专利档案管理制度的缺失导致,故建立和加强企业专利档案管理制度迫在眉睫。
在建立现代化企业专利管理制度的过程中,专利档案管理是基础,如果没有一个有效的专利管理制度,那么企业专利管理体系将变得混乱无序,并最终导致无法发挥其应有的作用。
以下,笔者就企业专利档案管理工作谈谈自己的一点浅见。
(一)加强企业专利档案管理的必要性
笔者认为,企业加强专利档案管理的必要性有以下几点:
1.有利于了解本企业的专利申请和授权现状。专利档案包括了现阶段企业所拥有的专利种类和数量,也包括申请过程中的专利及授权后的专利,对其进行归纳和梳理有利于企业及时了解自身专利形成和发展状况。特别是针对新入职知识产权管理人员,规范的专利管理档案可以帮助其快速了解企业专利现状。
2.有利于明确企业研发方向。企业专利档案还包括对本领域、本行业的知识产权监控情报收集与分析,及时了解本领域、本行业的研发动态,可以对企业的研发方向指明道路。
3.有利于及时维护本企业的专利权。例如,专利年费缴纳等,需要有专人进行提示。建立管理档案,可以及时维护这些专利权,不会因权利数量庞大,管理无序,未及时缴纳费用而丧失权利。当然,企业也可以委托专业的知识产权代理机构代为管理。
4.有利于企业专利权的维权。特别是在侵害专利权纠纷案件中,作为原告来说,应当在本企业众多专利中准确找到合适的有效专利进行维权,作为维权使用的专利,应当既能够保证被控侵权产品的技术特征落入权利要求的保护范围,同时也要有利于调查取证以获得侵权产品。所以,对维权专利的选择取舍和侵权评估就显得尤为重要,这些都依赖于企业良好的专利档案管理制度,以便迅速准确地找到合适的专利。
5.有利于减少企业专利权转让或许可使用过程中的冲突。以技术输出为主导的企业,专利权的转让和许可行为较为频繁,专利档案包含了转让或许可使用方面的信息,便于企业及时了解专利权的转让和实施状况,避免许可范围、许可期限或利益冲突。
当然,加强对企业专利档案管理的好处和必要性还有很多,笔者只是列出以上五点,但这足以让我们的企业重视这项基础工作并理应把它做好。
(二)企业专利档案管理制度的主要内容
笔者认为,企业专利档案管理制度主要应包含以下几个方面:
1.归档范围:即专利档案应当包含的具体内容,企业可以根据自己的实际情况确定哪些文件资料可以作为专利档案进行管理。
2.档案采集:即如何将散落在公司各个部门的专利档案材料收集起来,包括档案采集工作流程、各部门分工合作规定及相应的奖惩措施。
3.立卷要求:即档案的整理和归档应当符合的总体质量要求,包括档案封面信息、档案目录、索引信息、装订规格等。
4.保管方式:即如何保管好专利档案,避免档案遗失,有条件的可以同时建立纸质档案和电子档案。
5.保管期限:即不同类别的档案保管期限,特别要注意不同种类专利的保护期限之间的差异,制定相应的保管期限。
6.档案借阅:即专利档案的借阅规定,包括借阅人员、借阅范围、借阅期限、归还审核等内容。
7.档案检查:即对建档资料进行定期核查,对档案的内容、种类、完整性、归档期限等进行全面检查,特别要注意是否有缺漏的材料并及时补充完善。
8.档案销毁:即对无保存价值和保管期限已满无须继续保存的档案进行销毁处理。
9.管理职责:即专利档案管理者的工作职责,该职责范围应当涵盖以上8个方面,并应当有相应的奖惩措施。
(三)企业专利档案管理制度的实施
企业的最高负责人应当对专利档案管理工作的必要性和重要性有着清醒的认识和足够的重视,这样才能在企业日常运营中有效贯彻实施该项制度,才能将这项制度的功效发挥至最大,最终使企业受益。
另外,专利档案管理工作应当以法务部(或知识产权部)为主导来实施,这主要是因为专利档案相较于企业其他方面的档案有着特殊性,例如对于哪些资料可以作为专利档案进行归档,应当由对专利法律风险防范有一定了解和“敏感度”的专业人员进行界定。有些材料表面看似没有归档价值,但这恰恰会在后续的诉讼中成为关键证据。
但应当说明的是,这项工作绝不仅仅是法务部(或知识产权部)一个部门的事情,需要企业自上而下形成统一认识,以法务部(或知识产权部)为主导,各部门密切配合而完成。企业应建立一整套专利档案采集、分类、界定、审核、存档、调阅的工作流程,从而明确各部门之间的职责,协调各部门之间的关系,提高档案管理的工作效率。没有条件建立法务部(或知识产权部)的企业,可以根据需要设置一至两位法务专员负责具体实施此项工作,同时企业也可以寻求外部知识产权专业律师的帮助。
总之,对专利档案进行梳理、分类、建档的目的就是方便后续管理和文件使用,企业可以根据自身情况灵活选择专利档案的分类规则,并做好档案的检索信息和检索目录,方便后面使用时快速、完整调取。企业经过上述一系列的专利档案管理工作后,能够对自身所拥有的专利现状、种类、内容、载体等有较为清晰的认识,从而为后续专利挖掘、专利布局、专利申请、专利运营和专利保护工作奠定坚实的基础。
五、职务发明创造的奖励与报酬
按照我国《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。
此处的“本单位”包括临时工作单位,此处“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。此处的“本单位的物质技术条件”,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。此处的“有关的发明创造”,是指职务发明创造的技术特征与发明人在原单位承担的本职工作或执行任务时所接触的技术方案有关联性,并不需要一一对应的关系。法律、法规及司法解释中对如何判断是否“有关”未作具体规定,笔者认为应着重从以下几个方面考察:(一)是否属于相同技术领域;(二)是否解决相同或相似的技术问题;(三)是否属于对原技术的进一步改进;(四)是否属于对原技术的变劣;(五)是否采用相同或相似的技术工艺、路线、方法。
非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人,申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。当然,利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
企业区分职务发明创造和非职务发明创造主要是解决专利权或专利申请权的归属,但伴随而来的针对职务发明创造的奖励和报酬问题也值得企业加以重视。《专利法》第十六条规定:“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。”
根据《专利法实施细则》的规定,被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元,一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的单位应当从优发给奖金。被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬,被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。
由此可见,企业有必要在规章制度中规定职务发明创造奖励和报酬的内容,一方面在发生此类问题时有章可循,另一方面也可以提高员工在发明创造方面的积极性,充分进行专利挖掘,为企业创造更多无形资产。同时,按照约定优先原则,奖励报酬的形式可以是多种多样的,除了采取货币形式之外,还可以采取诸如股票、期权、提高职位、提升工资、带薪休假等形式,只要能达到专利法规定的合理的原则要求即可。如果约定的奖酬仍采取货币的形式,则约定数额既可以比法定标准高,也可以比法定标准低,单位可以自主地根据自身的行业特性、生产研发状况、知识产权战略发展需求制定相应的具体标准。在职务发明创造奖酬规定的实际执行过程中,有的企业采用如专利申请奖、专利授权奖、专利实施后的报酬等方式执行,也有的企业对奖励报酬采取一次性补偿方式,补偿的具体总额按照研发领域的平均发明价值确定,该种方式对于企业而言,可以避免复杂的计算过程、较高的计算成本。这些均是应该被允许的。[4]
六、专利评估
专利评估是根据特定目的,遵循公平、公正的原则,运用适当方法,对专利权进行确认、评价和估值,为资产业务提供价值尺度的行为。专利权作为企业一项重要的知识产权,对专利进行评估属于无形资产评估的一种类型。所谓无形资产主要是指特定主体所控制的,不具有实物形态,对生产经营长期发挥作用且能带来经济利益的资源。无形资产分为可辨认无形资产和不可辨认无形资产。可辨认无形资产包括专利权、专有技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等,不可辨认无形资产是指商誉。
专利评估的用途包括为专利申请提供决策,为专利维护提供决策,为专利资本运营和专利侵权赔偿提供价值依据等。由此可见,专利评估贯穿于专利管理的整个过程,是一项非常重要的工作。从狭义上理解,专利评估主要是指专利价值评估,重在衡量专利的潜在经济价值。专利价值评估是企业实现专利产业化的重要环节。有效进行专利价值评估,有利于企业正确认识所拥有专利的重要性,有效实施管理策略,加强专利保护;有利于企业正确核算自己的总资产,摸清家底;有利于企业维权,获得合理的专利侵权赔偿;更重要的是为企业专利投资、许可、转让、质押等资本运营行为提供价值参考,促进专利的有效利用。[5]
我国目前对专利价值进行评估主要采用收益法、市场法和成本法三种方法。收益法是指,通过估算被评估资产在未来的预期收益,并采用适宜的折现率折算成现值,然后累加求和,得出被评估资产的评估值的一种资产评估方法。市场法是指,在市场上选择若干相同或近似的资产作为参照物,针对各项价值影响因素,将被评估资产分别与参照物逐个进行价格差异的比较调整,再综合分析各项调整结果,确定被评估资产的评估值的一种资产评估方法。成本法是指,首先确定被评估资产的重置成本(即在现时条件下,重新购置、建造或形成与评估对象完全相同或基本类似的全新状态下的资产所需花费的全部费用),然后合理考虑被评估资产已存在的各种贬值因素,并将其从重置成本中予以扣除而得到被评估资产价值的一种资产评估方法。
上述各种评估方法各有利弊,通常情况下,企业将委托无形资产评估机构根据上述方法进行专利评估,评估人员应由熟悉法律、技术、市场、财务等方面的人员组成。企业可以要求评估机构在专利信息调查与分析的基础上,根据资产评估方法的适用条件,分析收益法、市场法和成本法三种资产评估方法的适用性,恰当选择一种或多种资产评估方法对专利进行评估。
七、专利保险
现阶段,专利侵权诉讼呈现多发趋势,特别是在京津冀、长三角、珠三角地区,而且专利侵权诉讼所涉及的标的额也越来越大。无论是原告还是被告,一旦进入专利侵权诉讼,都意味着将承担较高的经济成本。特别是被告如果构成侵权,也将面临较高赔偿。
根据2008年修正的《专利法》:侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。而《专利法》第四次修改送审稿中,对专利侵权赔偿又作出了进一步规定,即“对于故意侵犯专利权的行为,人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素,在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”,并将法定赔偿范围从“一万元以上一百万元以下”调整为“十万元以上五百万元以下”。可见,未来专利侵权的成本将呈上升趋势。另外,专利权人的维权成本也会随之增加,而且还要承担败诉的风险。如何更好地将专利权人和潜在侵权者的风险进行化解和转移是值得我们探讨的问题。为此,专利保险应运而生。
专利保险是知识产权保险的一种,它是指投保人以授权专利为标的向保险公司投保,在保险期间,保险公司按照合同约定向投保人为专利侵权或维权而支出的成本进行赔偿。保险的基本功能就是把风险转移给保险人,一旦发生意外损失,保险人将补偿被保险人的损失。专利保险就是用于承保为了维护专利权或针对被诉可能侵犯他人专利权进行抗辩时所产生的各项费用。
据了解,就专利保险而言,发达国家已经推出专利申请保险、专利执行责任保险、专利侵权责任保险、专利许可保险、专利投资保险等,实践表明,这些险种的拓展对专利产业化与专利保护有着深远的意义。有关专家指出,多个国家的经验告诉我们,政府有关部门应坚持将保费制度与专利制度相结合,在业务开展初期提供必要的财政资助,并从专利侵权责任保险逐步向专利申请保险、专利执行责任保险等方向不断扩大,进而大力发展专利诉讼互助保险与再保险业务。[6]专利保险由于可将维权或侵权成本转移而受到企业欢迎,现阶段各地政府也纷纷出台各种资助政策,鼓励企业购买专利保险。但大多数企业对这个新生事物还不够了解,同时,针对专利保险合同条款也有待进一步的研究和完善。
八、专利权(专利申请权)转让
我国《专利法》第十条第一款规定:“专利申请权和专利权可以转让。”这是专利申请权和专利权可以转让的法律依据。转让专利申请权或专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或专利权的转让自登记之日起生效。中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。
专利权(专利申请权)转让合同是当事人就专利权(专利申请权)转让所订立的合同。此类合同产生的法律后果是专利权(专利申请权)转移,转让人的权利消灭,受让人的权利产生。专利权(专利申请权)合同涉及的条款主要有:拟转让的具体专利技术方案、专利权(专利申请权)转让费及支付方式、专利技术的后续研发成果归属、当事人各方的协助义务等。
专利转让合同的转让人应当是专利的所有权人,其有权依法处分自己享有的专利权。如果转让人依法对专利不享有所有权且又未获得真正权利人的授权,则其转让行为无效。
实践中,判断转让人是否是专利的所有权人,主要是核查专利证书和专利登记簿副本,专利证书和专利登记簿副本上记载的专利权人即专利的所有权人。但有时,专利证书或专利登记簿副本上记载的专利权人并非真正的权利人。例如,职务发明创造的发明人未经单位同意,将职务发明创造擅自以自己的名义申请专利,尽管其获得了专利,但由于此专利技术系职务发明创造,成果应归属单位,故该发明人并非真正的专利权人,其对外签订专利转让合同的行为应当属于无权处分。我国《合同法》第五十一条规定:“无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效。”所以,该专利转让合同应当属于效力待定的合同。
九、专利权许可
专利的价值在于实施,任何专利技术只有在实施过程中才能发挥其作用,为社会创造财富。专利实施包括专利权人自己实施也包括许可他人实施。专利实施许可合同就是指当事人就专利权的实施许可事宜所订立的合同。我国《专利法》第十二条规定:“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”
专利实施许可包括以下三种方式:
(一)独占实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,许可人依约定不得实施该专利;
(二)排他实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个被许可人实施,但许可人依约定可以自行实施该专利;
(三)普通实施许可,是指许可人在约定许可实施专利的范围内,许可他人实施该专利,并且可以自行实施该专利。
从上述实施许可方式来看,独占实施许可对许可人的限制最大,普通实施许可对许可人的限制最小。需要注意的是,当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的,应当认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的,应当认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。
专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利实施许可合同的许可人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务,包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求,同时,许可人还应当按照约定交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。
实践中,如果专利正在申请中,但尚未授权,此时专利申请人以该专利申请所涉及的技术与被许可人签订专利实施许可合同。那么,该专利实施许可合同是否有效?答案是肯定的。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十九条第三款之规定:“人民法院不以当事人就已经申请专利但尚未授权的技术订立专利实施许可合同为由,认定合同无效。”特别地,对于发明专利申请来说,发明专利申请公开以后、授权以前,参照适用专利实施许可合同的有关规定。授权以后,原合同即为专利实施许可合同,适用专利实施许可合同的有关规定。
那么,在专利权(专利申请权)共有的情况下,是否会对专利实施许可产生影响呢?按照我国《专利法》第十五条之规定,当专利权(专利申请权)共有的情况下,专利权(专利申请权)人对外实施许可活动相较于非共有的情况有以下区别:
(一)权利行使约定优先。即专利申请权或专利权的共有人对权利的行使采取优先遵循约定的方式,法律对共有人之间处分专利共有权利不加以过多的干涉,尊重权利人行使权利的自由。
(二)在没有约定的情况下,共有人单独行使权利的方式仅限于单独实施和以普通许可方式许可他人实施专利。但许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。《专利法》之所以这样规定,是因为专利申请权或专利权的产生是共有人共同创造的结果,每一个共有人均为此付出了代价,理应允许单独实施专利,也应允许共有人许可他人实施专利,但许可实施仅应限于普通许可,因为如果是独占或排他许可,则排除了其他共有人实施专利或许可实施专利的权利,这对其他共有人显然不公平。另外,对于普通许可他人实施的情况下,由于共有人之一利用共有的发明创造收取使用费,应当被视为是共有人的共同利益,因此应当将收取的使用费在共有人之间分配。
(三)除单独实施或以普通许可方式实施专利外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。这是保障共有人权利的主要措施。单独实施或以普通许可的方式实施专利,均不会对专利权造成任何实质性的损害,而是在充分有效地利用专利技术创造经济价值。但是,如果对专利权进行放弃、转让、独占许可、提起侵权诉讼等行为,则会对其他共有人的利益产生实质性影响,此时行使专利权应当取得全体共有人的同意。
十、专利纠纷的处理措施
常见的专利纠纷主要包括:专利合同纠纷、专利权权属纠纷、专利权侵权纠纷三种类型。
专利合同纠纷,是指专利申请人或专利权人就发明创造的申请、转让、许可等事项订立合同所产生的纠纷。专利合同纠纷包括专利权(专利申请权)转让合同纠纷、专利实施许可合同纠纷及专利代理合同纠纷。实践中,专利权转让合同纠纷和专利实施许可合同纠纷比较常见。通常情况下,专利合同双方会在合同的标题中明确合同的具体性质,即是专利转让合同还是专利实施许可合同。但某些案件中,仅凭合同的标题尚不能准确判断专利合同的具体性质,还必须结合双方的真实意思表示及其他行为综合判断。
专利权权属纠纷,是指当事人之间因专利申请权和专利权权利归属发生的争议。以专利权授予的不同阶段来区分,专利权权属纠纷主要分为两大类:即专利申请权权属纠纷和专利权权属纠纷。司法实践中,专利权权属纠纷主要集中在与职务发明创造有关的权属纠纷和基于专利权转让合同而产生的权属纠纷。
专利权侵权纠纷,是指当事人因侵害发明专利权、实用新型专利权、外观设计专利权而产生的纠纷。在侵害专利权纠纷案件中,需要对专利权的保护范围进行界定。通常来说,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
在我国,一旦企业发生专利纠纷,可以寻求多种途径的解决方案。我国针对专利权的保护采用“双轨制”,既可以通过行政执法方式进行保护,也可以通过司法途径给予保护。下面我们着重来探讨一下这两种保护模式的具体操作方法及优缺点:
(一)行政保护
专利行政保护,主要是指专利行政执法和海关保护。
根据我国《专利行政执法办法》,管理专利工作的行政部门可以进行专利行政执法,包括处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为。针对专利侵权行为,管理专利工作的部门应当在收到请求书之日起5个工作日内立案并通知请求人,同时指定3名或者3名以上单数执法人员处理该专利侵权纠纷。管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷,可以根据案情需要决定是否进行口头审理。管理专利工作的部门决定进行口头审理的,应当至少在口头审理3个工作日前将口头审理的时间、地点通知当事人。管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷案件时,可以根据当事人的意愿进行调解。双方当事人达成一致的,由管理专利工作的部门制作调解协议书,加盖其公章,并由双方当事人签名或者盖章。调解不成的,将及时作出处理决定。《专利行政执法办法》规定,处理专利侵权纠纷,应当自立案之日起3个月内结案。案件特别复杂需要延长期限的,应当由管理专利工作的部门负责人批准。经批准延长的期限,最多不超过1个月。在专利侵权纠纷处理过程中,当事人因客观原因不能自行搜集部分证据的,可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查搜集有关证据。在处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为过程中,管理专利工作的部门可以根据需要依职权调查搜集有关证据。
根据我国《知识产权海关保护条例》,海关可以对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的专利权实施保护。专利权利人可以将其专利向海关总署申请备案,海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效,有效期为10年,权利人可以在专利权海关保护备案有效期届满前6个月内,向海关总署申请续展备案。每次续展备案的有效期为10年。权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口的,可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。权利人请求海关扣留侵权嫌疑货物的,应当向海关提供不超过货物等值的担保,用于赔偿可能因申请不当给收货人、发货人造成的损失,以及支付货物由海关扣留后的仓储、保管和处置等费用。海关发现进出口货物有侵犯备案专利权嫌疑的,应当立即书面通知权利人,权利人提出扣留申请并提供担保的,海关应当扣留侵权嫌疑货物,书面通知权利人。
由此可见,专利行政保护在处理效率、强制力、证据获取等方面有比较大的优势,有利于权利人快速有效地维权,降低权利人的维权成本。但专利行政保护的处理决定并非终局,任何一方不服,都可以寻求司法救济,提起行政诉讼,故就这些案件来说,得到最终的结论也会有较长时间。
(二)司法保护
司法保护专利权,主要体现在专利民事诉讼活动中。权利人可以向有管辖权的人民法院提起诉讼,要求司法机关定分止争,维护自身合法权益。根据专利权纠纷的类型不同,专利民事诉讼主要有:专利合同诉讼、专利权属诉讼、专利侵权诉讼。实践中,专利侵权诉讼较其他两类诉讼的数量多,法律问题也相对复杂。
专利侵权诉讼中,原告的证据主要分为:权利证据、侵权证据、赔偿证据三大部分。其中,权利证据主要用于证明,原告与其要主张的专利权具有利害关系且该专利权处于法律的有效状态,该部分的证据一般包括:专利证书;最近一年的年费缴纳收据;专利登记簿副本;专利权转让合同;专利许可实施合同等。侵权证据主要用于证明,被告未经许可实施了侵害原告专利权的行为,该部分的证据一般包括:被控侵权产品实物;被告的宣传材料;技术鉴定意见等。赔偿证据主要用于证明,原告因被告的侵权行为所遭受的经济损失及为制止侵权而支出的合理费用,该部分的证据主要有:被告产品销售数量、价格;被告产品销售地域;被告主观恶意;原告产品利润率;公证费、律师费、调查费用等。
司法保护专利权,虽然在效率上不如行政保护高,但专利案件的特殊性使得全国只有极少数的法院能够审理该类型案件,相对来说,案件受理法院和法官的专业化程度更高,对疑难复杂案件的解决能力更强,这显然有助于专利权人维权。同时,司法保护还有保障诉讼顺利进行的一些措施,比如:财产保全、证据保全、行为保全等,这些都有利于专利纠纷的解决。
因此,企业发生专利纠纷后,可以根据具体案情、证据情况、维权目的等因素,综合考虑采用哪种措施解决纠纷。同时,鉴于专利维权的高昂成本,如果双方能通过和解的方式解决纠纷,进而达到双赢的效果则是最好不过的。根据笔者的调查发现,专利纠纷中有相当一部分案件是通过和解的方式解决的,这对企业降低维权成本,尽快恢复正常的生产经营不啻为一种优选的方案。