第五节 商标不得侵犯他人在先权利
引导案例
案例1：2002年5月28日，重庆市农业局批准正通公司生产销售通用名称为“注射用复方青霉素钾（I型）”、商品名称为“头孢西林粉针”的兽药产品。2002年7月27日正通公司与华蜀公司签订总经销协议书，由正通公司授权华蜀公司在全国区域内销售“头孢西林”产品。在双方合作期间生产的产品包装上，“头孢西林”四字被以特殊字体使用在显著位置，且字号明显大于其他文字。在该产品包装上标明：四川省隆昌华蜀动物药业有限公司开发，重庆正通动物药业有限公司制造。2004年1月7日，正通公司与华蜀公司解除合作关系。此后，正通公司继续生产头孢西林粉针产品，在产品包装上“头孢西林”仍然被以特殊字体和字号使用在显著位置，产品上使用的注册商标为“安逸”。但在双方合作期间，华蜀公司于2002年9月12日向商标局提出“头包西灵TOUBAOXI-LIN”商标的注册申请，2004年2月7日被核准注册，商标专用权人为华蜀公司，核定使用商品为第5类的兽医用制剂、兽医用药、兽医用生物制剂等。2004年4月1日正通公司向国家商标评审委员会（下称“商评委”）提出撤销“头包西灵TOUBAOXILIN”商标。经过一年审理，商评委裁定撤销华蜀公司“头包西灵TOUBAOXILIN”商标。那么，华蜀公司是否能够取得“头包西灵TOUBAOXILIN”商标的专用权？为什么？
案例2：被申请人于1996年7月5日在第25类衣物、衬衫等商品上提出争议商标的注册申请并获准注册，其专用权期限自1997年12月7日始至2007年12月6日止。商标评审委员会经审理认为，争议商标由文字“张学友”、其对应汉语拼音“ZHANGXUEYOU”及一无法辨别五官的人物头像剪影构成。其文字“张学友”为被申请人公司人员张学友的真实姓名，且该张学友本人授权被申请人以其姓名作为商标申请注册。同时该文字亦为香港艺人张学友的姓名，其长期从事电影、电视及演唱事业，其演绎的电影、电视及歌曲作品在中国广泛流行，深受广大消费者喜爱，在争议商标申请注册之前即已具有一定的社会知名度。我国《商标法》规定商标的使用不得有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响，否则不得作为商标使用。本案中，虽然作为被申请人公司人员的张学友享有姓名权，被申请人以其姓名作为商标申请注册是经其合法授权的，但被申请人以其姓名作为商标注册于衣物、衬衫等商品上，因争议商标文字与香港艺人张学友姓名相同，后者已具有一定的社会知名度，其姓名已为公众所熟知，争议商标核定使用的商品与后者所从事的演艺事业有密切联系，故在实际使用中易使消费者产生联想，将被申请人的上述商品与著名香港艺人张学友联系在一起，从而发生商品来源的误认，并对著名香港艺人张学友个人声誉造成不良影响。因此，被申请人行使权利已超出合法的界限，损害了广大消费者及香港艺人张学友的合法权益，具有不良影响，争议商标均应予以撤销，遂裁定撤销“张学友ZHAN-GXUEYOU及图”商标的注册。
根据衡平法上的“洁净之手”原理，“任何人不能寻求衡平法救济或者主张衡平法抗辩，只要他违反诸如诚实善意之类的公平原则。”[32]任何不公正、不公平、不诚实、欺骗性的、昧良心的或者背信弃义地执行的故意行为可能构成洁净之手原理下的“不洁之手”。[33]我国尽管不属英美法系，但遵循同样的道理，任何侵犯他人权利的行为都不能合法地取得权利。在商标法上，侵犯他人在先权利的商标不能取得商标权。
一、商标不得侵犯他人在先权利概述
《巴黎公约》第6条之二、五、六和Trips协议第16条规定了商标不得侵犯在先权利，世界各国或地区商标立法大多也列举了商标注册的在先权利的类型。我国《商标法》第9条后段规定“申请注册的商标‘不得与他人在先取得的合法权利相冲突’”，第32条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。《商标法》之所以规定申请注册的商标不得与他人的在先取得的合法权利相冲突是基于任何权利取得均必须是正当的，有瑕疵的行为不能取得权利。
二、在先权利的内容
世界各国的商标立法大多列举了商标注册的在先权利的类型。《欧洲共同体商标条例》（1993）第52条所规定的在先权利包括在先商标、名称权、肖像权、版权和工业产权等，其中的在先商标包括三项内容：（i）共同体商标；（ii）在成员国注册的商标，或者就比利时、荷兰、卢森堡而言在比荷卢商标局注册的商标；（iii）在成员国有效的国际注册的商标。除此之外，第8条还规定了未经所有人同意的代理人或代表人申请以及商品或服务不类似的有声誉商标。《法国知识产权法典》第711-4条规定：“侵犯在先权利的标记不得作为商标，尤其是侵犯：（1）在先注册商标或《保护工业产权巴黎公约》第6条之二所称的驰名商标；（2）公司名称或字号，如果在公众意识中有混淆的危险；（3）全国范围内知名的厂商名称或标牌，如果在公众意识中有混淆的危险；（4）受保护的原产地名称；（5）著作权；（6）受保护的工业品外观设计权；（7）第三人的人身权，尤其是姓氏、假名或肖像权；（8）地方行政单位的名称、形象或声誉。”德国《商标和其他标志保护法（商标法）》（1996）对在先权利的规定最为全面而系统，其第9条至第12条规定了在先权利的范围，第9条规定的是作为驳回相对理由的商标申请或注册商标，第10条规定的是驰名商标，第11条规定的是未经所有人同意的代理人或代表人申请，第12条规定的是通过使用获得的商标和商业标志的在先权，第13条规定的是包括名称权、肖像权、著作权、植物品种名称、地理来源标志和其他工业产权在内的其他在先权利。从其第9条至第13条的结构安排以及第13条所用的“其他在先权利”标题以及“商标注册人以外的其他人，在注册商标的在先权日之前，已获得上述第9条至第12条所述权利之外的其他权利”的表述来看，德国《商标和其他标志保护法（商标法）》第9条至第12条规定的内容均属于在先权利。
关于在先权利的类型，本书认为，《商标法》第13条规定的驰名商标、第15条规定的被代理人或者被代表人的商标、第16条规定的地理标志、第30条规定的他人的在先注册商标、第32条后半段规定的“他人已经使用并有一定影响的商标”均属于我国《商标法》明确具体规定的在先权利（益）。根据《商标审理标准》的规定，《商标法》第32条规定的在先权利除了上述《商标法》明确具体规定的权利（益）类型之外还包括系争商标申请注册日之前已经取得的商号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等。
需要注意的是，尽管均属于商标不得侵犯他人的在先权利，但其根本理由却并不完全相同。《商标法》第15条规定的代理人或者代表人不得抢注被代理人或被代表人的商标是基于诚实信用原则，基于代理人或代表人与被代理人或被代表人的特殊关系。《商标法》第13条和第16条规定的申请注册的商标与在先驰名商标、商标权或地理标志起冲突不仅会损害在先的驰名商标权、商标权或地理标志权，也会导致市场秩序混乱，损害公共利益。
实务指引
案情回放：绘画作品《武松打虎》组画系刘继卣于1954年独立创作完成的。1980年景阳冈酒厂未取得刘继卣许可，把刘继卣创作的《武松打虎》组画中的第11幅画修改后，作为瓶贴和外包装装潢在其生产的景阳冈陈酿系列白酒上使用。1995年6月9日，景阳冈酒厂在北京人民大会堂举行“景阳冈陈酿”品评会。1990年9月，景阳冈酒厂在北京参加了首届中国酒文化博览会，有关单位进行了报道。两次活动景阳冈酒厂均未邀请裴立、刘蔷参加，也未同其进行联系。1989年，景阳冈酒厂使用其已修改的刘继卣的《武松打虎》组画第11幅申请商标注册，并取得注册。景阳冈酒厂提交的证明材料载明，景阳冈酒厂在1982年后生产景阳冈陈酿白酒4007.96吨，其中向北京销售单位销售景阳冈陈酿精装11.76元/瓶，简装5.96元/瓶。刘继卣于1983年去世，原告裴立系刘继卣之妻，刘蔷系刘继卣之女。
判决要旨：北京市海淀区人民法院认为，绘画作品《武松打虎》系刘继卣于1954年独立创作完成的，其著作权为刘继卣享有。1980年，景阳冈酒厂未经刘继卣许可，擅自将《武松打虎》绘画进行修改后，在其生产的景阳冈系列白酒的酒贴和外包装装潢中使用，景阳冈酒厂擅自修改使用他人的作品，破坏了作者的创作意图，属于歪曲、篡改他人的作品，破坏了作品的完整性。同时，也侵害了刘继卣对其作品的依法享有的使用权和获得报酬权。另，景阳冈酒厂在使用刘继卣的作品时，未为刘继卣署名，侵害了刘继卣的署名权。刘继卣去世后，其著作权中的使用权和获得报酬权应由其继承人继承。因此，裴立、刘蔷作为刘继卣的第一顺序法定继承人，为保护被继承人刘继卣对其作品享有的署名权、修改权、保护作品完整权和维护其依法继承被继承人的著作权中的使用权和获得报酬权，要求景阳冈酒厂停止侵害、消除影响、赔偿损失，理由正当，应予支持。裴立、刘蔷要求景阳冈酒厂赔偿经济损失50万元，缺乏依据，不予采信。对赔偿数额，由法院依据景阳冈酒厂使用刘继卣作品的范围、时间、数量、产品获利等因素予以综合判定。景阳冈酒厂辩称其在景阳冈陈酿系列白酒中使用刘继卣的作品已取得刘继卣许可，没有证据，不予采信。因景阳冈酒厂不能提供原告知道或应当知道被告侵权行为已超过两年的充足证据，对其关于裴立、刘蔷起诉已过诉讼时效的主张不予采信。关于本案法律适用的问题，在著作权法实施前，被告的侵权行为应参照当时实施的有关法律、法规的规定处理。北京市海淀区人民法院判决：被告停止侵权，赔礼道歉，消除影响，赔偿原告经济损失20万元及诉讼合理费用支出。
推荐阅读
1.彭学龙：《商标显著性新探》，载《法律科学》2006年第2期。
2.彭学龙：《商标法的符号学分析》，法律出版社2007年版，第三章。
3.刘春田：《在先权利与工业产权》，载《中华商标》1997年第4期。
4.Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law，51 UCLA L.Rev.621（2004）.
5.Jacob Jacoby, The Psychological Foundations of Trademark Law：Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution，91 TMR.1013（2001）.
6.Mark Alan Thurmon, The Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine，56 Fla.L.Rev.243（2004）.
