3.现有技术中存在与马库什专利权利要求中任一实施例的技术效果相近的技术方案时该专利不具备创造性

当马库什权利要求涉及化合物时，该权利要求往往涵盖成千上万的具体化合物，其保护范围较大，所涵盖的每个具体化合物与现有技术中结构相似的具体化合物相比，都应当具有预料不到的用途或者效果。当涉及不同范围的马库什权利要求创造性判断时，应当在不同范围的马库什权利要求范围内进行一定的筛选，选择尽可能相近的具体化合物进行技术效果的比较。只要马库什权利要求所涵盖的具体实施例与现有技术中至少一个具体化合物的技术效果相比，不具有预料不到的用途或者效果，那么该马库什权利要求就不具备创造性。

在北京万生药业有限责任公司（简称万生公司）诉专利复审委员会、第一三共株式会社发明专利权无效行政纠纷一案中，[5]第一三共株式会社系名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”发明专利权利人。针对本专利权，万生公司于2010年4月23日向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会与一审法院均认为，证据1的式I化合物涵盖了数量更庞大的化合物。证据1中既没有公开本专利权利要求1中结构I的化合物，也没有公开万生公司在请求书中所述的具体化合物，证据1中没有披露且万生公司也没有证据证明证据1的式I化合物中咪唑4-位的烷基与烷氧基支链烷基或羟基支链烷基之间可以互相替代，更没有披露咪唑4-位的烷基与烷氧基支链烷基或羟基支链烷基之间可以互相替代之后的作用相同或相似，因此，本领域技术人员根据证据1公开的内容选择得到本专利权利要求1的技术方案需要花费创造性劳动，权利要求1相对于证据1并非显而易见，故本专利权利要求1具有创造性。

二审法院认为，将本专利实验化合物进行筛选，确定实施例10、17、19、22-24、50和69作为具体实施例，与结构上仅有一个取代基不同的证据1中实施例329进行ID50数据的比较，仅有四个实施例效果优于实施例329，而其他四个实施例效果却明显较差。这一比较结果说明，本专利权利要求所涵盖的一个具体实施例的效果与现有技术的证据1中实施例329的技术效果相当，因此，本专利权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性。